Efeitos da coexistência das ações de infração e de nulidade de patente.

No contencioso de propriedade industrial envolvendo patentes, as ações mais comuns são a ação de infração (art. 42, LPI) e a ação de nulidade de patente (art. 56, LPI). Enquanto a primeira é promovida pelo titular da patente contra terceiro que produz/vende/usa/importa o seu objeto no âmbito da Justiça estadual, a segunda é promovida por qualquer um que vislumbre causa de nulidade do título patentário obtido no âmbito da Justiça Federal, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário do INPI. Muitas vezes, ambas as ações tramitam ao mesmo tempo, pois aquele acusado de infringir a patente tem interesse em anular o título judicialmente visando a livre exploração do objeto patenteado. As competências distintas impedem o julgamento conjunto das ações, apesar da existência de conexão imprópria (art. 55, §3º, CPC), o que, segundo a maioria da doutrina, causa o fenômeno da prejudicialidade externa na ação de infração, pois não se pode infringir uma patente que não é válida. Apesar da previsão expressa do art. 56, §1º, LPI sobre a possibilidade de arguir a nulidade incidental da patente no âmbito da ação de infração (com efeitos inter partes), a doutrina majoritária do STJ afasta tal possibilidade em razão da obrigatoriedade de participação do INPI no feito. Com isso, o STJ e a maioria da doutrina entendem ser cabível a suspensão da ação de infração até a decisão sobre nulidade ou validade da patente, ante a configuração da prejudicialidade externa. A falta de uniformidade de parâmetros na jurisprudência causa insegurança jurídica e conflito de decisões, como, por exemplo, a concessão simultânea de liminares em ambas as ações