The fight against counterfeiting and the protection of intellectual property rights under French law : a complex relationship

Le droit français de la propriété intellectuelle a conservé un attachement singulier à la notion de contrefaçon qui constitue encore aujourd’hui le dénominateur commun des différents régimes de propriété intellectuelle. En matière de marques, de brevets, de dessins et modèles, de droit d’auteur ou encore d’indications géographiques, les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle sont indifféremment qualifiées de contrefaçon et sont sanctionnées dans le cadre d’une action unique : l’action en contrefaçon. L’unité de cette action se manifeste à deux égards. Commune à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, cette action bénéficie en outre d’un régime hybride lui permettant de s’épanouir indifféremment devant les juridictions civiles et pénales. Ce régime hybride s’explique par les fondations pénales du droit français de la propriété intellectuelle. La protection des monopoles fut en effet originellement conçue à partir de la punition des délits de contrefaçon. Longtemps amalgamée au droit de la contrefaçon, la propriété intellectuelle a appartenu au champ pénal jusqu’à l’adoption de lois modernes sur la propriété intellectuelle dans les années 1960. Ces lois remirent en question le rôle ordonnateur du droit pénal de la contrefaçon sans pour autant clarifier ses rapports avec le droit substantiel de la propriété intellectuelle. Cette omission s’avère aujourd’hui problématique. Confronté à une contrefaçon criminelle endémique et mondialisée, le législateur a aggravé le régime pénal existant et lui a associé un volet douanier rénové destiné à entraver l’accès du marché français aux contrefaçons étrangères. L’effectivité de ces réformes demeure cependant entravée par le maintien d’une définition unitaire de la contrefaçon qui s’épanouit à mi-chemin du droit pénal et du droit civil. L’abandon d’une telle définition passerait par une désunion à notre avis nécessaire, du droit de la contrefaçon et du droit de la propriété intellectuelle.Under French law, the term counterfeiting helps to designate any kind of infringement of intellectual property rights. The type of intellectual property involved or the criminal or the civil nature of the infringement is irrelevant to bring a counterfeiting claim. Rightsholders are indeed granted with a unitary remedy that can be similarly invoked before a criminal court or a civil court. Criminal cases of counterfeiting and civil litigations dealing with infringement of IPRs are ruled based on a hybrid legal action called 'l'action en contrefaçon'. Such hybridity can be better understood if we look at the history of French intellectual property law. Until the 1960s, the protection of trademarks, patents, copyrights or design models was a strict matter of criminal law. Legislations that were passed since have developed a civil regime for IPRs while maintaining an ambiguous reference to these counterfeiting offenses. As a result, French Intellectual Property law has been struggling to distinguish between criminal counterfeiting and civil infringements of IPRs. In the context of internationalization of the fight against counterfeiting, such ambiguity led France to adopt problematic customs measures that may violate the TRIPS agreement