Vilseledande efterbildning - Ett obehövligt skydd mot kopiering?

Efterbildning förekommer på alla plan i samhället. Inom immaterialrätten kan en näringsidkare erhålla omfattande ensamrätt för en prestation eller ett kännetecken. Marknadsföringslagen (MFL) fungerar i praktiken som ett komplement till immaterialrätten där användandet av en efterbildning vid marknadsföring kan utgöra otillbörlig marknadsföring. Det finns inget hinder mot att inneha ensamrättsligt skydd enligt immaterialrätten och samtidigt skydda en prestation eller ett kännetecken marknadsrättsligt genom 14 § MFL, vilseledande efterbildning. Detta gör att det finns en möjlighet för näringsidkare att undvika konkurrens genom att erhålla detta överlappande ”dubbla skydd”. Därför är det rimligt att undersöka om efterbildningar av produkter verkligen ska ha ett ”andra” immaterialrättsligt skydd enligt MFL. Syftet med 14 § MFL är att skydda näringsidkare och konsumenter mot att en näringsidkare i sin marknadsföring använder efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. 14 § MFL skyddar mot vilseledande efterbildning av varuutstyrslar, förpackningar, kännetecken och hela marknadsföringskoncept. Av lagtexten och MD:s praxis framgår att för att uppnå detta skydd måste tre kriterier vara uppfyllda; originalet ska ha särprägel, vara känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare och fara för förväxlingsrisk ska föreligga. En helhetsbedömning av dessa rekvisit ska göras. På grund av implementering av EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder infördes en ny MFL (2008:486) i juli 2008. Därefter föreligger ytterligare ett villkor, ett krav på att den vilseledande marknadsföringen ska medföra kommersiell effekt enligt 8 § MFL. För att en produkt ska anses ha särprägel är det avgörande om dess ut- formning har en huvudsakligen särskiljande funktion. En utformning som syftar till att göra produkten huvudsakligen funktionellt betingad anses inte som särpräglad. Undantaget mellan vad som är fritt att efterbilda och vad som utgör vilseledande efterbildning har vållat svåra gränsdragningar i praxis. Det har lett till lågt ställda krav på särprägel och att undantaget inte helt fyller sitt syfte, att skapa balans mellan vad som är försvarbart att skydda och en effektiv konkurrens på marknaden. Det andra rekvisitet, kravet på kännedom, kan även ha en avgörande betydelse för vad som anses utgöra en vilseledande efterbildning. En helhetsbedömning skall göras och hänsyn kan tas till flera faktorer. Faktorer som försäljningssiffror och marknadsundersökningar har visats kunna ha avgörande betydelse. Kravet på kännedom visar tydligt att MD:s bedömningslinjer kring vilseledande efterbildning är tvetydiga. Den stora variationen i bedömningen tyder på en viss rättsosäkerhet. Det tredje rekvisitet är att förväxlingsrisk mellan originalet och efterbildningen ska anses föreligga. Det avgörande för förväxlingsrisken är om efterbildningen ger ett likartat helhetsintryck som skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten. Förväxlingsrisken påverkas även av bl.a. inköpssituationen och faktorer som kan anses neutralisera förväxlingsrisken, t.ex. märkning av produkten. Likheterna med den immaterialrättsliga bedömningen märks tydligt. Praxis rörande förväxlingsbedömningen är tämligen varierad och ibland framstår som MD:s bedömningar som ganska skönsmässiga. Speciellt motsägelsefulla är bedömningarna kring neutraliseringen av förväxlingsrisken. Det nya kravet på kommersiell effekt har ännu inte medfört några direkta förändringar i MD:s bedömning av vilseledande efterbildningar. Sammantaget visar praxis på låga skyddsförutsättningar och splittrade bedömningar. Skyddet i MFL har till viss mån samma effekt som det immaterialrättsliga skyddet och bedömningarna av rekvisiten rörande vilseledande efterbildningar visar även många likheter med immaterialrätten. Detta har lett till ett dubbelt skydd för näringsidkare som gör att 14 § MFL i princip är onödig genom den negativa effekt som bestämmelsen får för konkurrensen på marknaden. En radikal lösning hade varit att ta bort 14 § MFL. Med tanke på att en ny lag ganska nyligen införts till följd av EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder, framstår det som en mer rimlig lösning att skärpa kraven på skyddsförutsättningarna och synkronisera bedömningen med immaterialrätten. Detta skulle kunna utföras främst genom att undantaget om vad som är funktionellt betingat ges en vidare tillämpning och att förväxlingsrisk endast anses föreligga i uppenbara fall. En annan möjlig lösning är att klargöra när tydlig märkning av produkter kan neutralisera vilseledande efterbildningar. Det vore även önskvärt att införa en rättegångsordning där frågor om immaterialrättsligt intrång och otillbörlig marknadsföring prövas samtidigt. Genom att ta mer hänsyn till de immaterialrättsliga bedömningarna för att kunna synkronisera rättsområdena skulle det skapa bättre förutsebarhet och bättre rättssäkerhet.Replication exists at every level in the society. Intellectual property law can give a businessman an extended sole right to a performance or a trademark. In effect the Marketing Act works as a complement various Intellectual Property Rights, where the use of a misleading replication also constitutes an unfair marketing practice. No right holder is precluded from starting legal proceedings both under the relevant IP act and under the marketing act against a misleading replication, falling under the Marketing Act, 14 §, this can be done at the same time. This has lead to the possibility of a strong “double protection” for a businessman who wants to avoid competition. One may ask if this “double protection” is reasonable. The purpose of 14 §, Marketing Act, is to protect businessmen and consumers from being mislead by a businessman who is marketing a replication that easily can be confused with another businessman’s well known and distinctive product. 14 § Marketing Act protects against the marketing of a misleading replication in form of design, packaging, trademark or a whole marketing concept of a product. According to the paragraph and the case law developed by the Market Court, three criteria have to be met to obtain protection under 14 §; the original product has to be, distinctive, well known – in the meaning that it can be associated to a certain business, and the replication has to evoke a likelihood of confusion with the original in some sense. An overall judgment of the criteria should be made. With the implementation of the Directive of Unfair Commercial Practices 2005/29/EC, a further criteria has been introduced; the marketing of the misleading reproduction has to have a commercial effect according to 8 §, Marketing Act. The distinctiveness criterion requires the features of the original to be unique and characteristic to its function. Products that are “principally conditioned on their function” cannot be seen as distinctive, they are exempted from protection under the 14 §. Case law has shown that the line between what is distinctive and what is “principally conditioned on their function” is complicated. This has lead to low requirements of distinctiveness and an exemption not serving its purpose, namely the guarantee of an efficient competition. The second criterion, well known, can be vital when to assess what constitutes a misleading replication. Even though an overall judgment should be done, certain factors, such as sales returns and marketing surveys, have shown to be highly valuable in practice. Case law has not given any clear guidance on the interpretation of the requirement and the significant variations in the judgments do not promote the security of law for the individual businessman. The third criterion likelihood of confusion, is established by an assessment of whether the “replication gives a similar total impression that creates an essentially same memory image” to the average consumer. The likelihood of confusion can be affected by the situation for the purchase and there are certain factors that can neutralize it, e.g. a clear label on the product. The assessment of this criterion illustrates obvious similarity to the assessment in intellectual property law. Case law with regard to this criterion is fairly varied and the judgments of the Market Court seem to be rather discretionary. Especially the judgments dealing with the possibilities of neutralizing the risk of confusion are contradictious. The new criterion of commercial effect does not seem to have contributed to any changes in the assessment of misleading replications. Case law of the assessment of misleading replication illustrates that there are low requirements to obtain protection and, once more, case law has not been able to define the requirements in an unambiguous way. The protection amounts to the same effect as intellectual property rights and thereby gives the businessmen a double protection of his products. The negative effect this creates to the competition at the market is making the protection against misleading replication unnecessary. A radical solution to this problem would be to abolish 14 §. In relation to that a new Marketing Act was adopted in 2008, implementing the Directive of Unfair Commercial Practices, it seems to be a more appropriate solution to accentuate the criteria of misleading replication. Furthermore it would be reasonable to synchronize the assessment of the criteria in the Marketing Act and intellectual property law. This could be achieved by applying a wider range of the exemption of products that are “principally conditioned on their function” and by only letting products creating an obvious likelihood of confusion obtain protection. Moreover the Market Court could clarify when a label on a product can neutralize a potential likelihood of confusion. Finally, it would be desirable to adopt a new procedure in court where both infringement of intellectual property rights and the Marketing Act are assessed in the same procedure. This would create predictability and increase the security in the assessment of misleading replication